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企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)與管理
本書由具有多年知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)驗的資深專家編寫,提煉出其多年協(xié)助企業(yè)進行知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)與管理所遇到的常見高頻問題以及潛在風(fēng)險,采取問答模式,直擊問題本身,提供問題解決及風(fēng)險規(guī)避方案。本書深入淺出,列舉大量典型案例,語言生動平實,貼近實務(wù)工作,可讀性較強,是一本有利于企業(yè)高效直接解決知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)與管理問題的實務(wù)指南。
提煉高頻問題 采取問答模式
直擊風(fēng)險難點 提供解決方案
本書深入淺出,列舉大量典型案例,語言生動平實,貼近實務(wù)工作,可讀性較強,是一本有利于企業(yè)高效直接解決知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)與管理問題的實務(wù)指南。
郭桂峰,專利代理師、商標(biāo)代理人、律師,技術(shù)經(jīng)紀(jì)人,上海碩力知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所創(chuàng)始合伙人,常州大學(xué)工學(xué)學(xué)士,華東政法大學(xué)法律碩士,2006年開始從事知識產(chǎn)權(quán)工作,服務(wù)了超過2000家科技型企業(yè),代理的專利申請超過1000件,商標(biāo)申請超過800件,代理過近百起專利無效、專利侵權(quán)訴訟案件。劉桂芝,專利代理師、軟件工程師、技術(shù)經(jīng)紀(jì)人,東北大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)本科,從事過多年的軟件開發(fā)工作,2008年進入知識產(chǎn)權(quán)行業(yè),先后在多家知名企業(yè)從事知識產(chǎn)權(quán)管理工作,具有豐富的知識產(chǎn)權(quán)實務(wù)經(jīng)驗。
第一部分 企業(yè)內(nèi)部制度合規(guī)與管理
一、專利提案
1先公開發(fā)表再申請專利,影響專利授權(quán)
2已經(jīng)公開銷售的產(chǎn)品再來申請專利,可以嗎
3申請專利時不寫主要發(fā)明點,專利很難獲得授權(quán)
4申請專利時不想公布太多技術(shù),如何進行技術(shù)隱藏
5只寫專利技術(shù)框架不寫具體細(xì)節(jié)的專利交底,專利申請很難獲得授權(quán)
6只口頭敘述發(fā)明構(gòu)思,不寫技術(shù)交底書,專利代理師可以代為處理嗎
7還沒做出產(chǎn)品,但發(fā)明構(gòu)思及細(xì)節(jié)已經(jīng)確定,可以申請專利
8怎樣利用國外的先進技術(shù)在國內(nèi)申請專利
9企業(yè)產(chǎn)品只在國內(nèi)銷售,不銷售到國外,有無必要申請專利
10研發(fā)項目不做專利檢索查新,會存在專利侵權(quán)風(fēng)險
11微創(chuàng)新也可以申請專利,專利并不需要“高大上”
12微創(chuàng)新專利申請的衡量尺度與挖掘方向
13目前不會去做的產(chǎn)品有無必要申請專利
14從專利制度的發(fā)展歷程來看為什么要委托專利代理師
15專利證書在手,也可能構(gòu)成專利侵權(quán)
二、專利申請
1發(fā)明與實用新型專利有什么區(qū)別
2申請專利一定要委托專利代理事務(wù)所嗎
3如何選擇好的合作知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所
4如何選到性價比更高的事務(wù)所
5如何評價知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所的綜合質(zhì)量
6承諾發(fā)明專利包授權(quán)的事務(wù)所,值得合作嗎
7高質(zhì)量專利申請文件的撰寫注意要點
8如何評價專利代理師撰寫的專利申請文件質(zhì)量
9將實際產(chǎn)品完整描述出來的是好專利嗎
10如何申請到高質(zhì)量的專利
11專利申請?zhí)峤缓,還能再修改增加新內(nèi)容嗎
12專利公開公告,就受到法律保護了嗎
13專利在國內(nèi)授權(quán)后還能去國外申請專利保護嗎
14為什么同樣一個技術(shù)卻要同時申請發(fā)明和實用新型
15軟件算法程序可以申請專利嗎
16商業(yè)方法可以申請專利保護嗎
17初創(chuàng)公司,用公司名義還是老板個人名義申請專利
18公司將所有專利的發(fā)明人都寫成老板的名字,這樣對嗎
19離職后的員工還需要給予獎勵與報酬嗎
20離職后的員工還可以繼續(xù)使用原單位的發(fā)明創(chuàng)造嗎
21如何避免在離職后做出的發(fā)明創(chuàng)造構(gòu)成職務(wù)發(fā)明
22如果與其他公司共同申請專利,對專利權(quán)人有什么影響
23增加其他公司的員工作為專利發(fā)明人,對專利權(quán)人有什么影響
24發(fā)明人離職后將其在專利文件中刪除替換為新員工,可以嗎
三、專利答辯
1專利審查意見答辯的兩種方式:“我都同意”與“我都不同意”
2專利審查意見中說專利沒有創(chuàng)造性,是否專利就不能授權(quán)了
3審查員能看懂我的專利技術(shù)嗎,會不會胡亂審查
4審查意見中說修改就可以授權(quán),我要按要求修改嗎
5審查意見會來幾次,是否可以請求快點審查
6審查意見反饋專利技術(shù)沒有創(chuàng)新,可以再加些創(chuàng)新的東西嗎
7審查員說我的專利申請內(nèi)容描述不清楚,我現(xiàn)在可以重新修改描述嗎
8審查員說我的專利技術(shù)效果不明確,我可以補充實驗數(shù)據(jù)嗎
9專利答辯全程委托代理,發(fā)明人就可以不用管了嗎
10審查員第一次審查意見認(rèn)為可以授權(quán),第二次審查意見補充檢索認(rèn)為不能授權(quán),可以嗎
11審查意見答辯過程中要注意“禁止反悔原則”,謹(jǐn)慎對專利進行解釋
四、專利流程
1一個發(fā)明專利如果申請費用減免可以減繳22015元
2初創(chuàng)企業(yè)可以申請費用減免嗎
3中國發(fā)明專利的申請及審查流程介紹
4發(fā)明專利審批一般要三四年,可以加快審查嗎
5中國實用新型專利的申請及審查流程
6中國外觀設(shè)計專利的申請及審查流程
7發(fā)明專利申請通過專利預(yù)審制度半年就授權(quán)了,真的嗎
8專利授權(quán)后還要交年費,可以不交嗎?過兩年有錢再交,可以嗎
9專利年費每年都一樣嗎?什么時候繳納?如果少繳或忘繳了怎么辦
10專利可以不公開嗎
11什么樣的專利申請需要保密審查
五、專利管理制度
1企業(yè)內(nèi)部專利工作管理模式及各模式的優(yōu)劣對比說明
2企業(yè)專利工作的三種認(rèn)知階段
3通過KPI或者物質(zhì)獎勵等激勵機制解決專利提案數(shù)量問題
4企業(yè)專利工作內(nèi)容哪些是對企業(yè)真正有價值的
5提升專利提案的兩個辦法,梳理專利地圖及同行重點專利分享
六、職務(wù)發(fā)明
1我自己想出來的創(chuàng)意,應(yīng)該是屬于我自己的,為什么要給公司
2職務(wù)發(fā)明的獎勵報酬要制定制度并及時發(fā)放
3發(fā)明人在職期間,哪些申請專利的行為仍然屬于職務(wù)發(fā)明
4招聘研發(fā)技術(shù)人員入職,要進行入職調(diào)查,避免職務(wù)發(fā)明糾紛
5員工離職時,進行知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險提醒,避免侵權(quán)行為發(fā)生
6上海法院職務(wù)發(fā)明裁判規(guī)則啟發(fā)我們?nèi)绾伪Wo職務(wù)發(fā)明
7員工在外成立新公司,與公司同業(yè)競爭還申請專利,有沒有辦法阻止
七、商標(biāo)申請
1什么樣的標(biāo)識可以申請商標(biāo)
2少數(shù)民族文字及繁體字是否可以用作商標(biāo)注冊使用
3廣告語可以申請商標(biāo)注冊嗎
4網(wǎng)絡(luò)熱門詞匯可以申請商標(biāo)嗎
5申請商標(biāo)選擇指定商品時的五個基本原則
6查詢到一個在先相同商標(biāo),怎么辦
7商標(biāo)被別人在其他類別搶注,如何應(yīng)對
8“李鬼們”常見的商標(biāo)搶注行為案例
八、禁止商標(biāo)注冊及使用
1禁止商標(biāo)使用1——有害于社會主義道德風(fēng)尚
2禁止商標(biāo)使用2——有不良影響
3禁止商標(biāo)注冊1——通用名稱,圖形,型號
4禁止商標(biāo)注冊2——直接表示商品質(zhì)量、原料、功能等
5禁止商標(biāo)注冊3——缺乏顯著特征
6禁止商標(biāo)注冊4——復(fù)制摹仿國內(nèi)外知名品牌
7禁止商標(biāo)注冊5——搶注被代理商標(biāo)
8禁止商標(biāo)注冊6——損害他人在先權(quán)利
9禁止商標(biāo)注冊7——不正當(dāng)手段搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)
九、商標(biāo)審查
1高駁回率——“蹭名牌”申請
2高駁回率——拼接現(xiàn)有知名品牌
3如何通過商標(biāo)設(shè)計增加商標(biāo)顯著性
4有什么樣的商標(biāo)使用行為才不會被別人以連續(xù)三年不使用為理由撤銷掉該商標(biāo)
5商標(biāo)合理使用的兩種形式
6不規(guī)范使用商標(biāo)的常見情況及后果
十、商標(biāo)流程
1中國商標(biāo)申請的基本流程及時間
2企業(yè)名稱地址變更了,一定要辦理商標(biāo)變更嗎
3商標(biāo)賣給別人,要注意什么呢
4買別人的商標(biāo),需要注意什么
5商標(biāo)許可給別人使用,需要注意什么
6商標(biāo)到期一定要續(xù)展嗎
十一、商標(biāo)戰(zhàn)略
1盡早確定企業(yè)商標(biāo)戰(zhàn)略,早做商標(biāo)規(guī)劃布局
2為避免急用的商標(biāo)注冊不成功帶來的商標(biāo)風(fēng)險,應(yīng)當(dāng)儲備商標(biāo)池
3定時監(jiān)控商標(biāo)初審情況,避免自己家知名商標(biāo)被他人“搭便車”
十二、軟件著作權(quán)登記
1哪些作品可以申請著作權(quán)保護?作品一定要申請著作權(quán)登記嗎
2職務(wù)作品與法人作品的區(qū)別
3軟件著作權(quán)申請與其他著作權(quán)申請有什么區(qū)別嗎
4軟件著作權(quán)的每次迭代盡量申請著作權(quán)保護
十三、著作權(quán)登記保護
1公司經(jīng)營活動中哪些創(chuàng)作作品需要進行著作權(quán)登記保護
2集成電路布圖設(shè)計如何進行登記保護
第二部分 商業(yè)秘密合規(guī)與管理
一、有效分離商業(yè)秘密
1哪些商業(yè)信息構(gòu)成商業(yè)秘密
2采用商業(yè)秘密保護與專利保護的區(qū)別
二、有效管理商業(yè)秘密
1建立商業(yè)秘密管理制度,有條件的應(yīng)當(dāng)購買保密信息管理軟件
2與核心骨干員工簽好競業(yè)禁止協(xié)議,避免離職員工同業(yè)競爭
3業(yè)務(wù)員離職后成立新公司開發(fā)原公司的老客戶,構(gòu)成商業(yè)秘密侵權(quán)
4從競爭對手公司高薪挖人,生產(chǎn)銷售對方保密產(chǎn)品構(gòu)成商業(yè)秘密侵權(quán)
5科技企業(yè)如何更好地防范商業(yè)秘密風(fēng)險
第三部分 產(chǎn)品合規(guī)與管理
一、產(chǎn)品研發(fā)立項階段合規(guī)
1專利檢索分析可以助力企業(yè)研發(fā)獲得研發(fā)啟示
2螺桿壓縮機項目提供國外同行最新研發(fā)路徑與方向
3超聲手術(shù)刀項目提供競爭對手如何解決業(yè)內(nèi)技術(shù)瓶頸問題的啟示
4輪胎胎壓監(jiān)測器項目提示專利空白點及專利布局方向
5專利檢索分析可以助力企業(yè)挖掘出更多專利申請
6在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售三個時間節(jié)點評估知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險
二、產(chǎn)品采購生產(chǎn)階段合規(guī)
1采購重要產(chǎn)品時要求提供專利不侵權(quán)報告,避免采購侵權(quán)產(chǎn)品
2一個產(chǎn)品申請一個專利的觀念已經(jīng)落伍,要用專利包保護重要產(chǎn)品
3提交專利申請后,產(chǎn)品持續(xù)改進迭代,可以再次申請專利
4生產(chǎn)自主研發(fā)的知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品,也可能會侵權(quán)
三、產(chǎn)品銷售售后階段合規(guī)
1專利檢索分析助力企業(yè)預(yù)判專利侵權(quán)風(fēng)險并進行規(guī)避設(shè)計
2技術(shù)項目并購時可以通過專利盡調(diào)來防控投融資風(fēng)險
第四部分 對外宣傳及合作合規(guī)與管理
一、對外宣傳及合作的常見風(fēng)險
1公司經(jīng)營過程中,謹(jǐn)防三類高發(fā)侵權(quán)風(fēng)險:字體、圖片、軟件
2做好知識產(chǎn)權(quán)管理維護工作,避免知識產(chǎn)權(quán)失效
二、對外宣傳風(fēng)險
1對宣傳展出信息進行審核,確保先專利申請再對外公開
2惡意競價排名“劫持”他人流量構(gòu)成不正當(dāng)競爭
3假冒專利行為——專利權(quán)到期終止失效后不能繼續(xù)使用
4假冒專利行為——未交年費已經(jīng)終止失效專利不能繼續(xù)使用
5假冒專利行為——專利申請標(biāo)注為授權(quán)專利,外觀標(biāo)注為發(fā)明
6假冒專利罪——主觀故意假冒他人專利,情節(jié)嚴(yán)重
7企業(yè)商標(biāo)注冊不全、定位不準(zhǔn)、隨意使用
三、對外合作風(fēng)險
1與他人進行技術(shù)合作,要事先約定專利權(quán)屬
2投融資前未做專利盡職調(diào)查可能導(dǎo)致項目估值極不準(zhǔn)確
第五部分 科技政策合規(guī)與管理
一、科技政策說明
1適合科技企業(yè)申報的四大類科技政策說明
2各個發(fā)展階段的科技型公司適合申報什么樣的科技政策
二、高新技術(shù)企業(yè)介紹
1高新技術(shù)企業(yè)對企業(yè)有什么好處,為什么要申請
2高新技術(shù)企業(yè)需要具備什么條件,準(zhǔn)備什么資料
3怎么持續(xù)維持高新技術(shù)企業(yè)稱號
三、其他科技政策介紹
1上海市科技小巨人企業(yè)
2上海市企業(yè)技術(shù)中心
3上海市專利工作試點示范企業(yè)
四、科創(chuàng)板上市介紹
1科創(chuàng)板上市企業(yè)的定位是什么
2科創(chuàng)屬性評價是指什么
3科創(chuàng)板企業(yè)上市過程中常見的知識產(chǎn)權(quán)問題
4科創(chuàng)板企業(yè)如何增加支撐主營業(yè)務(wù)的發(fā)明專利數(shù)量與質(zhì)量
五、科技政策申報常見問題
1科技項目申報數(shù)據(jù)作假
2科技項目實施弄虛作假或者直接不實施
第六部分 外貿(mào)知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)與管理
一、專利海外申請
1專利要到國外申請保護,有什么途徑與方法
2國外申請專利費用貴嗎?要多久?有資助嗎
3國外申請專利有加快程序嗎
4中國專利局認(rèn)為可以授權(quán)的專利,國外也會授權(quán)嗎
5如何避免產(chǎn)品出口在海外產(chǎn)生專利侵權(quán)風(fēng)險
二、商標(biāo)海外申請
1商標(biāo)到海外申請保護,有什么途徑和方法
2商標(biāo)在海外被他人搶注,怎么應(yīng)對
3如何避免商標(biāo)被他人在海外搶注
三、其他知識產(chǎn)權(quán)海外保護
1著作權(quán)也需要海外登記嗎
2知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)備案可以預(yù)防侵權(quán)嗎
第七部分 知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)訴訟合規(guī)與管理
一、專利保護
1中國知識產(chǎn)權(quán)強保護嚴(yán)保護時代
2為什么我申請的專利不能真正保護我的產(chǎn)品
3好技術(shù)好產(chǎn)品沒有得到真正專利保護的四個重要原因
4好產(chǎn)品如何獲得更好、更全面的專利保護
5把最終產(chǎn)品申請成專利就能獲得保護嗎
6如何判斷專利保護強度
7如何利用外觀設(shè)計更好地保護產(chǎn)品
二、專利維權(quán)
1如何發(fā)現(xiàn)他人侵權(quán)線索——專業(yè)機構(gòu)監(jiān)測+市場監(jiān)測
2可以要求知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)方先停止侵權(quán)嗎
3發(fā)生知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為,可以要求侵權(quán)人承擔(dān)什么樣的責(zé)任
4現(xiàn)在知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)會被懲罰性賠償嗎?會罰多少呢
三、專利無效宣告
1專利授權(quán)后還可以通過專利無效宣告來讓專利失效
2專利無效宣告的基本理由
3專利無效的審查流程
4通過47份網(wǎng)站公開證據(jù)來證明專利內(nèi)容已經(jīng)被提前公開
5應(yīng)當(dāng)從整體技術(shù)方案而不應(yīng)割裂技術(shù)特征來評判專利創(chuàng)造性
6技術(shù)特征組合之后還需要有技術(shù)啟示才能否定專利的創(chuàng)造性
四、專利侵權(quán)訴訟
1怎么認(rèn)定構(gòu)成專利侵權(quán)
2要進行專利侵權(quán)訴訟,需要準(zhǔn)備什么證據(jù)
3專利侵權(quán)可以要求侵權(quán)方承擔(dān)取證費用及律師費用嗎
4專利等同侵權(quán)的保護范圍不應(yīng)當(dāng)延展到現(xiàn)有技術(shù)的常規(guī)變形內(nèi)
5行政途徑處理專利侵權(quán)行為速度快效率高
五、商標(biāo)侵權(quán)訴訟
1有哪些行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)
2遇到商標(biāo)侵權(quán),權(quán)利人應(yīng)當(dāng)如何處理
3被權(quán)利人起訴或警告商標(biāo)侵權(quán),應(yīng)當(dāng)如何處理
4侵犯知名公眾人物姓名權(quán)的惡意商標(biāo)注冊行為不再被允許
5重復(fù)商標(biāo)侵權(quán)行為被適用懲罰性賠償予以嚴(yán)厲打擊
六、版權(quán)侵權(quán)訴訟
1著作權(quán)的侵權(quán)行為有哪些
2如何進行著作權(quán)的保護
3企業(yè)經(jīng)營過程中如何避免著作權(quán)侵權(quán)
4如何合理界定作品的改編與借鑒
5將創(chuàng)作者投標(biāo)創(chuàng)作的設(shè)計圖作品制作展出構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)
6模仿抄襲知名大IP會被認(rèn)定為侵犯著作權(quán)及不正當(dāng)競爭
七、不正當(dāng)競爭訴訟
1什么是生產(chǎn)經(jīng)營活動中的不正當(dāng)競爭行為
2網(wǎng)站視頻刷單構(gòu)成不正當(dāng)競爭法中的虛假宣傳行為
3借專利維權(quán)之名行打擊商業(yè)競爭對手的惡意訴訟要承擔(dān)法律責(zé)任
4使用知名商品特有的裝潢及企業(yè)字號構(gòu)成不正當(dāng)競爭
在企業(yè)日常知識產(chǎn)權(quán)工作中,會涉及大量的專利申請、商標(biāo)注冊、著作權(quán)登記等管理工作。同時,企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)絕大部分是員工的職務(wù)創(chuàng)作獲得,員工在自身工作崗位上為完成工作任務(wù)接受單位指派進行發(fā)明創(chuàng)造,或者公司受讓他人的知識產(chǎn)權(quán)。如何對這些知識產(chǎn)權(quán)進行有效管理,并與公司內(nèi)部的商業(yè)秘密進行有效分隔,這些工作涉及大量的管理與合規(guī)問題,管理人員需要具有較強的知識產(chǎn)權(quán)意識,才能有效地進行知識產(chǎn)權(quán)管理。
在整個知識產(chǎn)權(quán)管理工作中,專利工作是企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)工作中非常重要的部分,尤其對于技術(shù)驅(qū)動的科技型企業(yè),專利工作就更為重要。專利工作包括專利提案階段、專利申請階段、專利審查答辯階段、專利保護階段;這幾個階段都涉及專利流程以及專利管理,在知識產(chǎn)權(quán)管理過程中,重視管理合規(guī),才能避免各種潛在問題,將各種風(fēng)險消弭于無形,讓知識產(chǎn)權(quán)真正為企業(yè)發(fā)展保駕護航。
一、專利提案
1先公開發(fā)表再申請專利,影響專利授權(quán)
很多人在申請專利前,已經(jīng)把專利內(nèi)容發(fā)表過論文,或者在公司的微信公眾號、官方網(wǎng)站、公司宣傳資料上已經(jīng)發(fā)布過,這時候再去申請專利是否可行?
我們都知道,專利授權(quán)要求技術(shù)方案本身具有新穎性和創(chuàng)造性,所謂新穎性,就是在專利申請時,這個專利在全世界范圍內(nèi)都是最新的,以前都沒有過。顯然,已經(jīng)對外發(fā)表過的內(nèi)容,不論是發(fā)布論文還是發(fā)布在網(wǎng)站微信公眾號、企業(yè)官網(wǎng)宣傳冊上,哪怕對外公開演講,都已經(jīng)成為人類公有知識的一部分了,此時再申請專利就顯然不具有新穎性。
但是有以下幾種例外:
(1)私密小圈子內(nèi)的技術(shù)交流,譬如公司內(nèi)刊,嚴(yán)禁對外流傳;內(nèi)部講話討論;限定了閱讀權(quán)限的朋友圈;明確屬于保密信息的不對外公開的內(nèi)部信息,是默認(rèn)為不影響新穎性的。
(2)難以留痕的公開發(fā)表,譬如公司官網(wǎng)上、微信公眾號上發(fā)表后立即予以刪除。
對于先公開發(fā)表后再去申請專利,是否可以授權(quán),其衡量標(biāo)準(zhǔn)為:如任意人員都可以查看到該發(fā)表信息,且已經(jīng)留下了書面證據(jù),此時再去申請專利,是不應(yīng)當(dāng)被授權(quán)的,即使授權(quán),也是非常容易被宣告專利無效的。
案例:某企業(yè)開發(fā)了一個環(huán)保污水處理產(chǎn)品,填補了國內(nèi)外的技術(shù)空白,銷售非;鸨煌谐u模仿,也開始生產(chǎn)銷售同類產(chǎn)品,該企業(yè)就去起訴專利侵權(quán)。但官司還沒有打,專利就被專利局宣告無效了。為什么呢?
原來該公司在研發(fā)出環(huán)保污水處理產(chǎn)品后,先非常高興地在自己的官網(wǎng)對外宣布了這個大好消息,并在網(wǎng)頁上公布了產(chǎn)品的照片以及基本性能、創(chuàng)新之處;過了兩天,技術(shù)部門才聯(lián)系專利事務(wù)所進行專利申請;競爭對手了解后立即將他們公司網(wǎng)站內(nèi)容做了公證取證,并向?qū)@痔峤涣藢@麩o效申請,最終專利局以該專利已經(jīng)在先公開喪失了新穎性宣告該專利無效。
為了避免自己先公開導(dǎo)致專利無效的情況,建議企業(yè)做到以下兩點:
(1)技術(shù)研發(fā)完成后,第一時間考慮申請專利,然后再考慮發(fā)表論文,公開展出、市場宣傳等。
(2)企業(yè)對外公開專利產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)信息時,應(yīng)當(dāng)由專利法務(wù)或者外部專利律師審核后再對外發(fā)布,確保萬無一失。
2已經(jīng)公開銷售的產(chǎn)品再來申請專利,可以嗎
經(jīng)常有企業(yè)在某款產(chǎn)品銷售比較好時,為防止同行模仿抄襲,就來申請專利,那么這種情況能申請專利嗎?
我們都知道,專利授權(quán)需要滿足新穎性與創(chuàng)造性的要求,所謂新穎性就是在全世界范圍內(nèi)這個技術(shù)都是最新的,其他人沒有做出來過。已經(jīng)公開銷售的產(chǎn)品顯然已經(jīng)不具有新穎性了,自然不滿足專利授權(quán)的新穎性條件,不應(yīng)當(dāng)被授權(quán)。
對外公開銷售的產(chǎn)品,如果滿足如下幾個條件之一,即不具備專利新穎性要求:
(1)在媒體上做了宣傳推廣,并公布了創(chuàng)新細(xì)節(jié);
(2)在公開場合公開展出、公開使用;
(3)采購方采購該產(chǎn)品后,進一步組裝加工,對外再進行銷售使用。
如果對外公開銷售的產(chǎn)品,具有如下情況,則應(yīng)當(dāng)認(rèn)為還具有專利新穎性:
(1)僅供特定客戶內(nèi)部使用,并不對外公開;
(2)銷售產(chǎn)品屬于加工設(shè)備或者加工方法等,不會作為終端產(chǎn)品再次進入公開流通市場。
因此,如果在先銷售行為導(dǎo)致專利技術(shù)對外公開,成為現(xiàn)有技術(shù),那就喪失了新穎性,不符合專利授權(quán)條件。如果在先銷售行為并未導(dǎo)致專利技術(shù)對外公開,那就沒有喪失新穎性,符合專利授權(quán)要求。
案例:A公司向B公司銷售一款最新的直線驅(qū)動電機,B公司采購該電機配套使用在其工廠內(nèi)的一種食品加工設(shè)備,銷售了兩年后,A公司將該產(chǎn)品申請了專利,A公司法務(wù)人員擔(dān)心,該產(chǎn)品已經(jīng)對外銷售了兩年,再去申請專利是否已經(jīng)喪失新穎性?專利律師向法務(wù)人員解釋道:該產(chǎn)品僅向B公司銷售,B公司購買該產(chǎn)品后配裝內(nèi)嵌在食品加工機上使用,僅用于食品加工,加工工廠也不對外開放;所以A公司的這款產(chǎn)品并未向不特定公眾公開,并不構(gòu)成因為“使用公開”喪失新穎性的情況,所以仍然可以申請專利并獲得授權(quán)。
如果有同行將國內(nèi)已經(jīng)公開銷售使用多年的產(chǎn)品拿來申請專利,這樣的專利受保護嗎?按照新穎性要求,已經(jīng)對外銷售的產(chǎn)品喪失了新穎性,不應(yīng)該再獲得專利保護。但是,專利局的審查員并不知道這些產(chǎn)品已經(jīng)對外銷售,如果在進行專利文獻檢索時,沒有檢索到與該產(chǎn)品相關(guān)的在先公開文獻,該專利就會被授權(quán)。這時候,如果其他人能夠提供該產(chǎn)品已經(jīng)在先使用的證據(jù),就可以向?qū)@终埱笮嬖搶@麩o效。
實務(wù)中,筆者發(fā)現(xiàn),確實存在已經(jīng)在先銷售使用的技術(shù)被拿來申請專利,其他人要想請求宣告專利無效的情形,其實難度非常大,主要原因在于:
(1)在先銷售使用的“法律證據(jù)”很難收集,很多人確實能夠提供銷售合同,但是合同中可能沒寫產(chǎn)品型號,或者沒有發(fā)票,或者沒有產(chǎn)品照片,與專利產(chǎn)品不能完整對應(yīng),無法證明該專利產(chǎn)品已經(jīng)在先銷售的“法律事實”。
(2)即使提供了完整的證據(jù)鏈證明該產(chǎn)品在先公開銷售了,但是產(chǎn)品會不斷迭代升級,專利里面描述的技術(shù)細(xì)節(jié)很難在證據(jù)固定的產(chǎn)品上得到完整體現(xiàn)。
(3)專利無效的費用相對于專利申請的費用高了近10倍,如果沒有切身利益,很少有人愿意去申請別人的專利無效。
因此,只要該技術(shù)或產(chǎn)品沒有被書面的專利文獻或者期刊雜志所公開,就應(yīng)該去申請專利,而不需要考慮是否已經(jīng)對外銷售。
3申請專利時不寫主要發(fā)明點,專利很難獲得授權(quán)
專利申請時應(yīng)當(dāng)寫清楚專利技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)的創(chuàng)新之處,審查員審查該創(chuàng)新之處是否清楚完整可實施,并且全世界范圍內(nèi)均沒有,也不是本行業(yè)普通技術(shù)人員輕易就能想到的。如果符合這幾個條件,審查員就授權(quán)該專利;不符合就予以駁回。所以在申請專利時,寫清楚專利的創(chuàng)新之處至關(guān)重要,這決定了這個專利最終能否授權(quán),以及授權(quán)的保護范圍有多大。
但很多發(fā)明人基于以下各種考慮,并不愿詳細(xì)描述專利的發(fā)明點:
(1)因工作繁忙委托專利代理師寫技術(shù)交底書;
(2)擔(dān)心主要發(fā)明點屬于公司技術(shù)秘密,不愿在專利里面公開;
(3)認(rèn)為已經(jīng)概括描述了專利發(fā)明點,沒必要詳細(xì)描述具體細(xì)節(jié)。
在解析發(fā)明人的以上誤區(qū)之前,先來解構(gòu)一下整個專利制度:
(1)專利申請及維權(quán)的制度設(shè)計
發(fā)明人做出發(fā)明創(chuàng)造,并提供創(chuàng)新素材;專利代理師進行提煉概括,并規(guī)劃專利保護范圍;專利審查員審查專利是否具有新穎性、創(chuàng)造性以及對該專利給予多大的保護范圍;法院審查涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品是否在授權(quán)專利的保護范圍之內(nèi)。
(2)真假創(chuàng)新
現(xiàn)代專利制度的基礎(chǔ)是“技術(shù)創(chuàng)新”,技術(shù)創(chuàng)新有“真創(chuàng)新”與“假創(chuàng)新”之分,創(chuàng)新為何會存在“真假”之說?因為發(fā)明人在做發(fā)明創(chuàng)造時會受到自身認(rèn)知能力與知識的局限,做出的創(chuàng)新可能是前人已經(jīng)做過相同的或類似的,那就是“假創(chuàng)新”;如果前人沒有做出過相同或類似的創(chuàng)新,那就是“真創(chuàng)新”。所以發(fā)明人需要詳細(xì)地描述自己的創(chuàng)新細(xì)節(jié),才能讓專利代理師、專利審查員、法官來評鑒是否“真創(chuàng)新”。
(3)專利制度核心在于保護而非授權(quán)
發(fā)明人做出“真創(chuàng)新”,申請專利的最終目的是通過專利審查獲得授權(quán)后,在專利審查員核定的專利保護范圍內(nèi)獲得專利保護。如果專利授權(quán),但核定的保護范圍極窄,不能匹配發(fā)明人的“創(chuàng)新貢獻”,發(fā)明人就很吃虧,會損失后續(xù)市場對同類創(chuàng)新產(chǎn)品的掌控力與商業(yè)價值。
(4)詳細(xì)描述專利發(fā)明點的價值
詳細(xì)描述專利發(fā)明點,對發(fā)明人的價值在于:
首先,便于專利代理師識別該專利是“真創(chuàng)新”還是“假創(chuàng)新”,如果是假創(chuàng)新,根本就沒有必要去申請專利,避免浪費專利申請費用。
其次,便于專利代理師準(zhǔn)確評估發(fā)明人的“創(chuàng)新貢獻”,從而技巧性地進行專利保護范圍的規(guī)劃布局,以應(yīng)對專利審查員的各種可能質(zhì)疑。
再次,便于在專利審查過程中與審查員進行保護范圍的“討價還價”,為發(fā)明人爭取到最大的保護范圍。
最后,便于在專利侵權(quán)訴訟中界定專利的保護邊界,從而得到合理的擴張保護。
案例:A公司的發(fā)明人張經(jīng)理是高級工程師,申請過很多專利,有朋友推薦一個專利代理師,據(jù)說不需要提供技術(shù)交底就可以申請專利,張經(jīng)理平時研發(fā)任務(wù)非常重,經(jīng)常為寫專利技術(shù)交底而苦惱,聽說可以無交底寫專利,非常開心,覺得可以合作試試看,就將幾個發(fā)明題目以及幾個產(chǎn)品的介紹發(fā)給了專利代理師,過了兩周,果然收到了專利代理師“整理”出來的專利申請文件。張經(jīng)理仔細(xì)一看,這些專利申請文件中的內(nèi)容都是通過網(wǎng)上搜索出來的現(xiàn)有技術(shù)內(nèi)容匯總,通篇都是行業(yè)里面的基礎(chǔ)知識以及一些似是而非的推斷描述。張經(jīng)理不放心,就特地跟這個專利代理師電話溝通了一下,發(fā)現(xiàn)代理師并不與他談技術(shù)細(xì)節(jié),只跟他講,“你放心,這些專利包授權(quán)”。張經(jīng)理又找了幾個正規(guī)代理事務(wù)所多方咨詢,才了解到:原來國內(nèi)的實用新型與外觀設(shè)計專利,不做實質(zhì)性審查,只要申請內(nèi)容不跟在先技術(shù)完全一樣基本都能得到授權(quán);而發(fā)明專利雖然做實質(zhì)審查但是審查流程要兩三年,到時候他們早就跑了。張經(jīng)理聽后感慨萬千:看來專利申請跟技術(shù)研發(fā)一樣,來不得半點偷懶與敷衍,不然只會浪費人力和物力。
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